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坪井(XXXXX@XXXXXX.XXX)ともうします。 30年以上前から弊社では、人の体に貼るタトゥーシールを製

解決済みの質問:

坪井(XXXXX@XXXXXX.XXX)ともうします。

30年以上前から弊社では、人の体に貼るタトゥーシールを製作販売しています。
このシールは、ノウハウは有りますが、構造的には産業用の各種転写マーク(陶器生産、自動車パネル、各種装飾用シール、プラモデル用シール、オートバイ装飾用)と同じなので、公知の事実として特許申請はしておりません。
今回、同じタトゥーシールをデザインを変えて放射線治療用のマーカーとして販売しよ うとしましたところ、下記の特許があることに気が付きました。

特開2000-342601(P2000-342601A)

請求項1に言う構造は、50年以上もまえから水転写(水を使って貼り付ける)のシールとして公知の事実であり、30年前から販売している弊社のシールも同じ構造です。
また、請求項2の材料はあまりに範囲が大きすぎるように思いますし、弊社の材料は該当しないように思います。

質問です。
1,公知の事実であっても、「治療用シール」のように用途を特定しただけで特許権を主張できるのか?
2,請求項2の材料は、裁判になった場合に、先方が同じ材料であることを証明する義務があるのか、あるいはこちらが違う材料であることを証明する必要があるのか。

ご多忙中恐縮ですが、よろしくお願い致します。
投稿: 3 年 前.
カテゴリ: 特許・商標・著作権
専門家:  patent777 返答済み 3 年 前.

質問1について

 

 構造が同じである場合には、単に用途を限定した用途発明については特許権を取得するのは難しいと思われます。

 

 特許庁の審査基準には、「用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味すると解される場合は、その物は用途限定が意味する形状、構造、組成等を有する物であると解する。よって、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相違すると解されるときは、両者は別異の発明である。」とあります。

 

 その具体例の1つとして、「「組成Aを有するピアノ線用」なる記載が、ピアノ線に用いるのに特に適した、高張力を付与するための微細層状組織を有するという、「Fe系合金」を特定する事項という意味に解される場合は、請求項に係る発明はこのような微細層状組織を有する「Fe系合金」と解される。よって、「組成Aを有するピアノ線用Fe系合金」は、このような微細層状組織を有しないFe系合金(「組成Aを有する歯車用Fe系合金」など)とは、構造等が相違するから別異のものである。」とあります。

 これらから判断しますと、「~用」という用途発明が特許されるのは、特定した用途に特に適するような構造や形状などを有する場合であって、構造や形状などが同じで用途を限定しただけであれば、新規性をクリアできないと思われます。

 

 「治療用シール」が、従来からある「水転写のシール」とは異なる構造や形状等であって、「治療用シール」が放射線治療用のマーカーとして用いるのに特に適した構造や形状などであれば、新規性の要件を満たしますが、構造などが同じであって、単に用途が異なるだけであれば、新規性の要件は満たさないと思われます。

 

 また、審査基準には、「ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見出したことに基づく発明といえる場合には、・・・その物自体が既知であっても、請求項に係る発明は、用途発明として新規性を有し得る。

 

 

 ただし、未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、請求項に係る発明の新規性は否定される。」とあります。

 

 これは、「治療用シール」について、従来からある「水転写のシール」とは異なる、特殊な性質(属性)があることを見つけ出し、その特殊な性質を利用して「放射線治療用マーカー」に用いるというのであれば、新規性を満たしますが、ご質問内容から察しますと「治療用シール」について特定の性質を見出したようにも思われませんので、新規性を満たしているとは思われません。

 

 したがいまして、構造などが同じであって、単に用途のみを特定しただけでは、特許権を取得するのは難しいのではないかと思われます。

 

 

質問2について

 

 裁判となった場合、相手方の材料が、自己(特許権者)の材料の範囲(技術的範囲)に属するか否かの立証責任は、特許権者側にあります。

 

 そして、特許権者が同じ材料であることを主張した後に、相手方(本件では質問者様)が技術的範囲に属さないこと主張・立証するということになります。

 

 なお、ご質問には、「請求項2の材料はあまりに範囲が大きすぎるように思います」とありますので、これは、記載要件違反(特許法36条4項1号、36条6項)の無効理由(同法123条1項4号)となる可能性もありますので、その場合には、無効審判を請求して特許権を潰したり、訴えられても、無効理由があることを理由として無効の抗弁(同法104条の3)を主張することもできます。

 

 

 

 

質問者: 返答済み 3 年 前.

上記のような限りなく無効に思える特許があるが、販売を開始したいという場合には、どのような方法がありますか?


 


A,特許無効の訴えを起こした上で、判決確定をまって販売を開始する。


B,販売を開始し、特許保持者の反応を待つ。


C, 特許保持者に断りを入れて相手の反応を見る。


 


Aは時間がかかりすぎるように思います。


Bはリスクが大きすぎる(?)。


Cは良いように思いますが、訴訟に入ればAと同じですね。


 


これ以外にも、方法が有りますでしょうか?


 


 

専門家:  patent777 返答済み 3 年 前.

 質問者様のご提案は、おっしゃる通り、時間がかかり過ぎたり、リスクが大きいと思われます。

 

 ご推薦する方法としましては、特許庁に対して判定の請求(特許法71条)をしてみてはいかがでしょうか?

 

 この制度は、訴訟において争うことも可能ですが、特許事件の技術的専門性・特殊性に基づき解決に長時間を要することが多いため、紛争の予防、早期解決を図るための制度として、専門官庁である特許庁の見解を求め得る判定制度を設け、特許制度の円滑な運用を図るものとされています。

 

 この判定では、具体的係争物(本件では「治療用シール」)が特許発明の技術的範囲に属するか否かについて3名の特許庁の審判官合議体が判断してくれます。

 

 費用は、1件当たり4万円(同法195条2項)ほどです。

 

 

 請求方法は、特許庁のホームページに掲載されています(トップページの右上の方に「サイト内検索」という小さめの枠がありますので、そこに「判定請求」と記入して検索ボタンをクリックすると、請求方法のページへジャンプします。)。

 

 ただし、この判定は、行政処分ではなく単なる鑑定的見解ですので、その結果については法的な拘束力を有しません。

 

 

 したがいまして、後に審判、裁判において、判定の結果と異なる判断がなされることもあります。

 しかし、判定は、専門官庁たる特許庁の示した見解として社会的に充分に尊重されるべきものですので、裁判所において裁判官の心証を形成する有力な資料となり得るとされています。

 

 そのため、判定の結果をみて、「治療用シール」が特許発明の技術的範囲に属さないという判断を得てから販売した方がよいのではないかと思われます。

 

 最もいいと思われる方法は、この判定と民間会社である特許事務所の両方に判定ないし鑑定を依頼する方法ですが、これは金額が大きくなると思われますので、費用が許す限りの範囲内での方法になろうかと思われます。

 

 また、特許庁の判定では、抗弁事由(特許が無効か有効かなど)については判断しませんので、「治療用シール」が特許発明の技術的範囲に含むか否かの他に、質問者様がどのような抗弁をすることができるかどうかについても、判断が欲しいということですと、特許事務所に依頼することになろうかと思われます(又は特許庁の判定と特許事務所の鑑定の組み合わせという選択もあろうかと思われます)。

 

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