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patent777
patent777, 弁理士
カテゴリ: 特許・商標・著作権
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ある発明をしました。日本国内での特許出願は発明者である自分がいたしました。 同じ発明を米国に特許出願しようと考えま

質問者の質問

ある発明をしました。日本国内での特許出願は発明者である自分がいたしました。
同じ発明を米国に特許出願しようと考えましたが、翻訳費用など高額なため、友人に
譲渡した形をとり、出願してもらう事にいたしました。
めでたく両方とも特許が取得できた場合。
一つの発明なので、注意点とか危険性、とかお教え戴けたら有りがたいです。

skkct
投稿: 3 年 前.
カテゴリ: 特許・商標・著作権
専門家:  patent777 返答済み 3 年 前.

 知的財産権を専門とする弁理士です。

 ご質問の内容を整理いたしますと、

 ①ご質問者様(以下、「甲」とします。)が、ご自身で、出願人名を甲として、日本国に出願し、現在、日本国の特許庁に出願が係属中の状態である。

 ②甲のご友人(以下、「乙」とします。)に、日本国の出願と同一の発明について、譲渡し、乙に米国への出願を依頼した。

 ③日本国への出願から1以上経過しているため、パリ条約の優先権の主張はできないが(パリ条約4条C(1))が、未だ日本国の出願が公開されておらず(特許法64条)、発明が新規性を喪失していない(特許法29条1項各号)ため、米国出願が可能な状態である。そして、米国出願に向けて現在、明細書等の書類を翻訳中である。

という状況であると思われます。

 このような状況であることを前提として、以下に留意点をご説明します。

 1.まずは、当然のことですが、日本国の出願が公開される前に米国へ出願することが必要となります。新規性喪失により米国出願が拒絶されるのを回避するためです。

 2.「譲渡した」とありますが、これがどのような形で行われたのか、気になるところです。

発明の完成と同時に「特許を受ける権利」という権利が、発明者に原始的に発生します。この権利は、特許権の発生前であっても、発明の財産的価値を認めるために生じる権利です。

 この権利は特許権が発生するまでの間、存続する権利です。そして、この「特許を受ける権利」を有する者のみが、出願でき、特許権を取得できます。また、出願後に「特許を受ける権利」を譲渡した場合、特許庁に名義変更の届出をしなければ、譲渡の効力が生じません。届出なき譲渡は無効です。

 さらに、「特許を受ける権利」は、発明の完成と同時に、各国ごとに生じるとされています。

 そのため、甲は日本のみならず、米国やその他の国における「特許を受ける権利」を有していることになります。

 そこで、問題となるのは、甲が乙に譲渡したのが、日本の特許を受ける権利であれば、適法に届出をしたのであれば、甲は日本の特許を受ける権利は有していないことになり、現在係属中の出願は、乙を出願人として審査され、乙に特許権が生じることになります。

 届出をしていない場合は、甲が特許権者となる資格があります。

 米国の特許を受ける権利のみを譲渡したという、形であれば、日本の出願については、特許査定後、甲が特許権を取得し、米国の出願については乙が特許権を取得することとなります。

 3.特許権には「属地主義」という概念があります。これは、各国の特許権の効力、存続期間、消滅などは、その国についてのみ生じ、他国には及ばないというものです。

 すなわち、甲による日本の特許権は日本についてのみその効力等が発生し、米国をはじめとする日本国以外では、効力等が生じません。これは、乙の米国における特許権も米国でのみ効力等が生じ、その他の国では効力等は生じないということです。この点に留意する必要があります。

 4.そのため、乙が米国で特許権を取得した場合、発明者である甲であっても、乙の許諾なく米国で発明の製造販売などの実施をすれば、乙の特許権を侵害することになります。

 よって、甲が米国でも発明を実施したいのであれば乙から権利を譲り受けるか、ライセンス契約をするか、あるいは、権利の共有者となる必要があります。

 以上、主な留意事項について記載しました。

なお、不明な点がございましたら、再度、ご質問してください。

質問者: 返答済み 3 年 前.

詳しく教えて戴き感謝申し上げます。


米国で特許出願する権利のみを譲渡する形だと思います。


その様な形にしなければ特許出願ができないからと説明を


受けております。


乙が米国で製造販売、権利譲渡、する行為について、日本で


特許を取得した発明者である甲は、共願者かライセンス契約を交わしておかない限り、何らの主張も出来ないと言うことですね。


 


乙は甲の発明であっても、米国でなら勝手に製造販売が出来て


しまうと言うことでしょうか。

専門家:  patent777 返答済み 3 年 前.

 甲は乙に対して、米国の特許を受ける権利のみ譲渡という形で手続き行っているのであれば、権利の帰属に関しては問題は生じません。この辺のことは、特許事務所に依頼されて、その事務所が適法に手続きをしていると思われますので、問題はないのでしょう。

 権利譲渡の契約書でどの国の権利を譲渡したのか(本事案では米国の権利のみ譲渡)を明確にしておくと後々、問題は生じないと思われます。

 それから、乙が米国に出願し、米国において乙のみが特許権者として、特許権を取得した場合、発明者である甲であっても、米国では発明品の製造販売は、乙の許諾がなければできないということです。

 日本国のみの特許権者である甲は、あくまでも日本国内でのみ、独占排他的に発明を実施できるだけです。

 米国では、特許権者である乙のみが、甲の許諾を受けずに、独占排他的に発明品を実施できるということです。

 これが、「属地主義」というものです。発明者か否かではなく、権利者か否かが問題となります。

 また、発明者が同一であって、発明品が同じものであっても、権利者が異なる以上、日本の特許権と米国の特許権とは別個独立した権利であって、連動していない点に留意が必要です。

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質問者: 返答済み 3 年 前.

権利譲渡の契約書で米国の権利のみを譲渡したことを明確にする様にアドバイスを戴きました。気づかない点貴重なご指摘ありがとうございました。その上で2つ程質問させて下さ い。①私が出願をしている特許庁で、公開される前だから米国への出願が可能だとすれば、公開されたら乙が単独で米国以外の国に出願することは不可能になりますか。②国内の特許が取得できていない段階であり、見込みで国内の「権利譲渡」はしておりません。「米国へ出願する権利」は改めてどのような文言の契約書を作成するのか、弁理士の先生にお伺いして見ます。甲の立場では「米国に出願して下さった」と感謝していますが、乙の立場ではどうやら「米国に出願させて貰えた」と感謝しておられ、固辞したのですが謝礼と称して何がしかのお金を置いてゆかれました。これを以って「米国に出願する権利」を売ってもらった。とならない為に、契約書に受け取ったお金の事も書き加えたほうが良いのでしょうか。


 


 


 

専門家:  patent777 返答済み 3 年 前.

 まず、①の件につきましては、甲が日本においてした出願が、公開されてしまった後は、甲であっても、乙であっても、その他の第三者であっても、何人もその公開された発明については特許権を取得することができないということです。

 それは、特許権は、「新規な」発明を公開する代償として、与えられる権利であり、日本国内のみならず、全世界のいずれかにおいて、公知となってしまった発明については、すでに新規ではないので、いずれの国にその公知となった発明を出願しても、拒絶されるということです。

 この基準を「新規性」といい、我が国特許法29条1項で規定されています。  他国も同様の規定を設けております。

 この新規性は、出願時点で新規か否かを判断するものです。本事案では、甲が最初に日本国に出願する時点では、その発明は公開されておらず、新規性を喪失していないので、その発明を日本に出願しても、その出願は新規性喪失を理由としては拒絶されません。

  しかし、日本で出願後に出願公開制度等によりその出願した発明が公知となった後においては、その公開された発明については、甲ご自身が他国に出願しても、新規性喪失を理由に拒絶されるということです。

 したがいまして、公開された後に乙が単独で米国に出願しても、米国で特許を取得することはできません。

 ②につきましては、依頼している弁理士にご相談されるのがよいと思われます。おそらく、乙は甲に謝礼を支払ったということは、乙自身が米国へ出願し、乙が単独で米国の特許権者になれるとの思いからではないかと感じます。

 甲としましては、米国での実施をお考えであれば、「特許を受ける権利」(日本での名称)ないし「出願権」ともいべき権利の帰属をはっきりと明文をもって、乙との間で契約する必要があると感じます。

 また、米国の出願権のみを譲渡する旨、特許権発生後の譲渡、ライセン、その対価額、範囲、場所、期間、一部譲渡により、甲と乙との権利の共有なら、その場合の持分比率など、を決めておいたほうがよろしいかと思います。

 お受けになった金額については、それが単なる謝礼としてなのか、それとも、出願権の譲り受けの対価なのかをはっきりさせた上で、もし、譲渡対価であり、その金額も妥当とご判断されたのであれば、その金額が譲渡対価であり、すでに受け取った旨を何らかの文書に残しておいた方がよいと思います。

 権利の帰属は明確にしておくことが重要です。

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