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houmu
houmu, 行政書士
カテゴリ: 特許・商標・著作権
満足したユーザー: 987
経験:  行政書士 知的財産修士 1級知的財産管理技能士 2級FP技能士
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自社製品に付した製品名称が登録商標を侵害しているとして、商標の使用停止、該当製品の廃棄、製品回収などを求められていま

質問者の質問

自社製品に付した製品名称が登録商標を侵害しているとして、商標の使用停止、該当製品の廃棄、製品回収などを求められています。回答期限が迫っているので、自身でそれなりの回答(登録商標は既に普通名称化しており、効力は及ばないなどの反論を含む)をしようかとも思いますが、やはり専門家をお訪ねしてからにする方がよいのでしょうか?その場合は、弁理士事務所でなく弁護士事務所にご相談するのがよいのでしょうか?小さな会社を経営しているものです。よろしくお願いします。
投稿: 5 年 前.
カテゴリ: 特許・商標・著作権
専門家:  houmu 返答済み 5 年 前.
回答の送付は、その内容によってはこちらに不利な材料を相手方に
提供してしまうことになる場合もあります。
従って、専門家にご依頼いただいた方が、リスクが低い、というのは
当然なってしまいますが、ご予算の都合もあるかと思います。

一つのご提案としては、まずご自身で作成をしてみて、それを持って
専門家に相談に行かれてはいかがでしょうか?その上で、書面について
チェックを受け、加えて今後の流れについてアドバイスを貰い、
そのアドバイス内容を聞きながら、やっぱり専門家に依頼しよう、いや
送付まではとりあえず自分でやって、依頼については相手の反応を
見てから考えよう、などを決められてはいかがでしょうか。

弁護士は法律の専門家ですが、やはり専門分野があります。
もし弁護士さんへの依頼をされるのであれば、弁理士の資格も持っている
弁護士さんを探されるとよいでしょう。
実は、弁護士さんは誰でも弁理士登録をすることができます。別途
弁理士試験を受けたわけではありません。とはいえ、わざわざ弁理士
登録をして、会費を支払っているぐらいですから、知的財産権に関心が
あり、現に専門的にやっているか、少なくともこれから専門的にやろう
としている方ということで、対応が期待できるでしょう。

弁理士さんへ依頼をされるのであれば、『特定侵害訴訟代理』が認めら
れている方へ依頼されるとよいでしょう。
『特定侵害訴訟代理』というのは、弁護士と共同が条件にはなってい
ますが、知的財産権の侵害訴訟で、代理人となることができる制度で、
弁理士の資格取得後、更に研修と試験を受けることで認められるものです。
弁理士さんは一般的に技術出身の方が多く、弁護士さんとは逆に、
訴訟手続や、それの対策、という観点が不得手な方がいらっしゃいます。
その点、『特定侵害訴訟代理』の認められている弁理士さんは、裁判手続
の観点からの試験に合格された方ですので安心して依頼できるでしょう。

もっとも、これらの資格を持っていないからだめだということではありませんが、
弁護士さんに依頼される場合は、取り扱い業務として最低限知的財産分野を
掲げられている方に依頼されることをオススメします。

質問者: 返答済み 5 年 前.

回答ありがとうございます。


・自身で作成した回答書案を持参し専門家に相談、アドバイスを受けること


・弁理士資格を併せ持たれるか、知的財産分野を取扱業務とされる弁護士さん、または特定侵害訴訟代理が認められている弁理士さんのいずれかに依頼する


 


 以上についてはたいへん参考になりましたし、そのような方向で考えたいと思います。


 


 なお、商法係争における普通名称化による商標権の行使不能(商標法26条1項2号、3号規定)となる事例はどの程度あるものなのでしょうか?一般にそのような形に持ち込むのは相当難しいものなのでしょうか?どのようなところが争点(ポイント)となるのでしょうか?


 


 

専門家:  houmu 返答済み 5 年 前.
普通名称化については、企業側が自主的に空気を読んで、権限を行使
しなかったり、更新をせず失効させてしまったりということもあり、全てが
係争事例としてあるわけではありませんが、以下の様な例があげられます。


裁判所の判断例
・正露丸
・うどんすき

特許庁の判断例
・サニーレタス

更新なし
・エスカレーター
・ホームシアター

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専門家:  houmu 返答済み 5 年 前.
コメント記載中に誤って確定してしまいましたので、追記いたします。
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争点としては、やはり、一般にどの程度利用されているのか、それを商品名
として使っているのか、普通名称として他社の類似商品に対しても利用され
ているのか、といったあたりが問題になります。

手軽に調べられる範囲で言えば、、インターネットで当該キーワードで検索
してみて、一般の人がどの程度、他社商品に対して使用しているか。
販売店などの人がどの程度、他社商品に対してその名称を使用して販売
しているか、といった点などがひとつの参考になりますね。

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