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patent777, 弁理士資格を取得
カテゴリ: 特許・商標・著作権
満足したユーザー: 452
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the-hyoban.net(※)というドメインを所持しております。5年ほど前に取得し、商用で使用しております。

解決済みの質問:

the-hyoban.net(※)というドメインを所持しております。5年ほど前に取得し、商用で使用しております。

先日、hyoban.netというドメインを所有する企業から、ドメイン名が似ており商標権侵害に該当するため、ドメイン名を変えて欲しいと要求されました。
hyoban.netのドメインの取得は、8年ほど 前になり、私のドメイン取得日よりも古いです。
ただし、「評判.net」(※)という商標は取得されていますが、「hyoban.net」という商標は取得されていません。

※なお、実際のドメイン名はやや異なります。


私なりにネット調べた限りでは、下記理由で商標侵害にはならないと思っているのですが、いかがでしょうか?
 ・hyoban.netで商標取得されていない以上、「評判.net」の呼称に類似性があるかどうか論点になるが、
  ザヒョウカドットコムとヒョウカドットコムでは似ていない
 ・「.net」はトップレベルドメインであり、ここにそもそも商標識別能力はない。過去事例でもトップレベルドメインは識別能力がないとされている。
  すると要部は「hyouka」となるが、この言葉は一般名称すぎて類似しているとはいえない
 ・ドメイン名としか使っていないため、商標法上の形式的な「使用」行為には該当しない

素人判断なので、この解釈で正しいか不安です。

なお、ドメイン名を売りつけようとか、不正にドメイン名を取得したわけでは絶対にありません。

何卒、よろしくお願いいたします。
投稿: 5 年 前.
カテゴリ: 特許・商標・著作権
専門家:  patent777 返答済み 5 年 前.

知的財産権を専門に扱っている弁理士です。

商標権侵害とは、「正当理由又は権原なき第三者が、指定商品もしくは指定役務又はこれらに類似する商品もしくは役務に登録商標もしくはこれに類似する商標を使用し、又は一定の予備的行為をすること」をいいます(商標法(以下「商」とします)2条3項各号、25条、37条等)。

まず、質問者様(以下「甲」とします)がそのドメイン名を使用している商品または役務が、商標権者(以下「乙」とします)の商標権に係る指定商品又は指定役務と非類似であれば、商標権侵害となりません。

そこで、以下は、指定商品又は指定役務が同一又は類似であることを前提にご説明します。

まず、商標の類否についてですが、商標の類否は、原則として商標の構成自体によって判断します。即ち外観、称呼、観念を要素として、これら三つの要素のうち一以上で類似と判断されれば、商標の構成上は類似と判断されます。

「外観類似」とは、商標の構成を視覚により観察した場合にその外観形象が識別標識として相紛らわしいことをいいます。

例えば、「ライオン」と「テイオン」、「P&K」と「P&R」、「LINDE」と「LINDA」などは外観類似となります。

「称呼類似」とは、商標を構成する文字・図形等から生じる呼び名が相紛らわしいことをいいます。

例えば「NHK」と「MHK」、「エトワール」と「エトラール」などは称呼類似となります。この例では、外観も類似と判断される可能性があります。

「観念類似」とは、商標を構成する文字・図形等から生じる意味・内容において相紛らわしいことをいいます。

例えば、「キング」と「王様」、「OCEAN」と「大洋」等は観念類似となります。ただし、需要者等が直ちに理解し直感し得るものでなければなりません。例えば「椿」と「カメリヤ」のごとく、辞書を引いて初めて同様とわかるようなものは観念類似とはなりません。

上述した外観、称呼、観念の類否判断の手法としまして、全体観察と要部観察を併用して行います。

対比する商標の全体観察を行い、輪郭とか付記的部分のように識別力に影響のない部分を除外し、識別力を有する部分、すなわち要部を抽出して比較対象とします。そして、識別機能面からみて外観・称呼・観念のいずれかにおいて紛らわしいか否かによって類否を決定します。

また、二以上の文字、図形または記号の組み合わせからなる結合商標については、全体観察の修正として分離観察を行います。

特に結合状態が不自然である場合には、商標の一部を分離・抽出して判断し、分離した要部のそれぞれと類似する商標は、その結合商標とも類似する傾向にあります。

分離観察する場合とは具体的には、

①構成上一体的でない場合

②全体の構成から一定の外観、称呼または観念が生じない場合

③自他商品等識別力を有する部分とそうでない部分がある場合

④一部に特に需要者に印象付ける部分がある場合

⑤淀みなく一連に称呼できない場合

などのような場合です。

さらに、侵害か否かを判断する場面においては、上述しました商標の構成自体の類否判断に加えて、取引界の一般的経験則も考慮して類否が判断されます。

取引界の一般的経験則とは、「商標の採択の傾向」、「商標権者の商標の使用の有無」、「使用者の商標の使用態様」、「登録商標の周知著名度」、「商標権者と使用者の製造販売地域ないしは営業地域」、「近似商標が多数存在するといった商標の現存状況」などの取引の実情を考慮して、類否判断されます。

「商標の採択の傾向」とは、例えば、商品が「薬剤」であれば「ドイツ語風」に、「化粧品」であればフランス語風に、「刃物」や「清酒」では漢字が、商標として採択される傾向にある、とったことです。そのため、その業界で採択される傾向にある商標の使用は、類否判断にあたって大きな影響を与えないということになります。

「商標権者の商標の使用の有無」とは、商標権者が自己の登録商標を使用いていなければ、使用している場合と比較して、出所混同のおそれが弱まり、非類似と判断される要素となります。

「使用者の商標の使用態様」とは、使用者が登録商標と同一または類似する商標を使用していたとしても、自他商品等識別機能ないし出所表示機能を発揮するような態様で使用していない場合には、非類似と判断される可能性があります。

例えば、登録商標「TOYLAND」を直接、商品「玩具」やその包装に付して販売している場合は識別機能を発揮するような態様としての使用となり、商標が類似と判断されますが、同じ登録商標「TOYLAND」の使用であっても、それをデパートの玩具売り場に使用した場合は、単に玩具の売り場自体を指示するためにのみ用いているため、商標が非類似とされます。

また、登録商標「コカコーラ」を指定商品「シロップコーラ飲料」の容器の中央に付して場合は、識別機能を発揮する態様となり、登録商標を指定商品「シロップコーラ飲料」に使用したことなりますが、その登録商標を容器の底に付した場合には、指定商品ではなく、容器に対する使用となり、識別機能を発揮する態様での使用とはならず、商標の使用とはなりません。

「登録商標の周知著名度」とは、登録商標が周知著名であれば、その登録商標に近似する商標に接した需要者は、周知著名な登録商標を想起する可能性が高くなるので出所混同のおそれが大きくなる傾向にあり、商標が類似すると判断される要素となります。

「製造販売地域ないしは営業地域」とは、商標の構成自体が類似していても、製造販売地域が遠く離れている場合には、出所混同が生じず、商標が類似しないと判断される要素となります。特に、第三者の使用している地域で、その第三者の商標として周知となっている場合には、登録商標と非類似と判断される可能性が大きくなります。

「近似商標が多数存在するといった商標の現存状況」とは、近似する商標が多数存在する業界では、構成上の僅かな差異にも注意が払われる傾向にあるため、出所混同が生じにくくなり、商標が類似しないと判断される要素となります。

そこで、上述した類否判断基準に基づき、本事案において類否判断してみますと、

甲がおっしゃるように「net」の部分は、識別力を有しているとはいえないと思います。そのため、類否判断において「net」の部分は除外されると想定されます。

また、甲の使用商標「the-hyoban」は「the」と「hyoban」を「-」で結びつけた結合商標といえます。この商標は、同書・同大ではあるものの、構成上一体とはいえず、全体で一定の外観、称呼、観念を生じるとは言い難く、「the」は冠詞にすぎず、特段の意味があるとはいえず、識別力は「hyoban」部分にあるといえます。そのため、甲の使用商標は「hyoban」が要部となり、分離観察されることが想定されます。

一方、乙の登録商標も「評判」が要部となり、分離観察されると想定されます。

そうしますと、「評判」と「hyoban」を対比しますと、外観は異なるもの称呼は共通し、観念も「世間の人が批評して是非を判断すること」、「世間でうわさすること」などの共通の意味・内容を想起させます。

そのため、両商標は構成上は、称呼、観念が共通し、類似商標と判断される可能性があると考えます。

次に、取引界の一般的経験則から判断しますと、諸事情は質問内容からよく分かりませんが、商標の「使用」につきましては、甲のおっしゃる通り、実質的な使用とはいえません。

商標法上の「使用」(すなわち形式的な使用)は、商2条3項1号~8号までに規定されています。本事案で申しますと、ある商品をネットで販売するときにドメイン名を使用している場合、これは、「商品又は包装に商標を付する行為(1号)」及び「付したものを譲渡し、・・・電気通信回線を通じて提供する行為(2号)」に該当し、またネットであるサービスを提供している場合には「電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に商標を表示して役務を提供する行為(7号)」に該当し、形式的な使用行為となります。

しかし、商標の「使用」とは、自他商品等識別機能や出所表示機能を発揮する態様で使用した場合に(実体上の)使用となり、形式的(商標法2条3項各号)な使用に該当しても識別機能等を発揮する態様で使用していなければ、商標権侵害を構成しません。

たとえ、乙の登録商標と同一のドメイン名を使用しても、ドメイン名を本来の使用態様で用いる限り、ドメイン名は出所表示機能などを発揮するようなものではないため、商標権侵害とはなりません。

ドメイン名を商品やその包装に付して販売したり、乙と同一の役務において、その役務の利用者が使用する物にドメイン名を付して、同じような役務を提供するような、本来のドメイン名の使用とは異なる使用をした場合には、すなわち、出所表示機能などが発揮されるような使用態様である場合には、侵害となります。

したがいまして、商標は構成上類似していても、甲の使用は識別機能を発揮する態様での使用とはならないため、甲は乙の商標権を侵害しないと思われます。

質問者: 返答済み 5 年 前.
詳しく迅速なご回答、大変ありがとうございます。
感謝いたします。

ご回答に対して、2点だけ、質問させて下さい。

(1)
私のWebサイトのサイト名は、「THE評判」となっています。ややドメイン名称「the-hyoban.net」に近いですが、この場合も、商標法上の形式的な「使用」行為には該当しないと考えてよろしいでしょうか?
最悪、サイト名は変更しても良いので、該当しそうかどうか教えていただけると助かります。

(2)
甲の使用商標は「hyoban」が要部となり、乙の登録商標も「評判」が要部となるということでしたが、要部が一般名称になった時点で、商標としては機能しない、と相手にアピールすることはできますでしょうか?
サービス名として使う場合、乙の「評判.net」という商標は機能すると思いますが、ドメイン名として使う場合、要部は「評判」となるため、商標としては機能しない、と考えることはできますでしょうか?

よろしくお願いいたします。
専門家:  patent777 返答済み 5 年 前.

1.サイト名「THE評判」が商標法上の形式的な「使用」行為になるか否かについて

 

結論から申しますと、商標法上の使用になると思われます(商2条3項7号)。

例えば、甲が顧客のコンピュータディスプレイに表示されるインターネットサイト上に商標「THE評判」を表示して、商品販売のための商品の品揃え、商品説明などを行う場合(7号)、また、ホームページ上のバナー広告、オンライン取引における契約フォームに「THE評判」を表示する行為(8号)などは、形式的な使用となります。

 

また、上記のような使用は、ドメイン名としての使用ではなく、識別機能や出所表示機能を発揮するような態様の使用ともなり得ますので、実質的な使用にも該当する可能性があり、乙の商標権侵害となる可能性があります(37条1号)。

 

なお、甲の使用商標「THE評判」と乙の登録商標「評判.net」は、先にご説明しましたように、分離観察がなされて、類似すると判断されると思われます。

 

2.要部が一般名称になった時点で、商標としては機能しないと相手にアピールすることができるかについて

 

要部が「評判」となったことによって、商標として機能(自他商品等識別機能、出所表示機能、品質・質保証機能、宣伝広告機能)しなくなることはありません。

 

類否判断の手法として「評判」が要部、すなわち識別機能を発揮する部分であると判断されただけであって、商標はあくまでも「the-hyoban.net」であり、「評判.net」であることには変わりがありません。

 

商標自体が「評判」、「hyoban」と同じであると判断されるのではなく、両商標が似ているか似ていないかを判断する方法として要部という概念を導入したにすぎません。

 

また、「一般名称」は、自他商品等識別機能がないのですが(商3条1項各号)、商標法上、一般名称(商標法や学界では「普通名称」、「慣用商標」、「記述的商標」などの名称が使用されている)かどうかは、その商標が使用される商品又は役務との関係によって決まります。

 

例えば、商標「アップル」を商品「りんご」に使用すれば、商標「アップル」は普通名称ですが、これを商品「パソコン」に使用すれば、商標「アップル」は普通名称ではなく、識別力ある商標となります。

 

慣用商標「正宗」を商品「酒」に使用すると識別力はありませんが、これを商品「ビール」に使用すると識別力がないとはいえません。

 

したがいまして、商標「評判.net」や「the-hyoban.net」をいかなる商品又は役務に使用するかによって、識別力がある商標の使用か否かが決まります。

質問者: 返答済み 5 年 前.
ありがとうございます。

最後に1点質問させてください。

サイト名を例えば「評判PC」と変更すれば、商標法上の使用にはあたらないと考えてよろしいでしょうか?

よろしくお願いします。
専門家:  patent777 返答済み 5 年 前.

「評判」と「PC」は構成上、漢字とアルファベットの結合であって、その結合によって何らかの観念が生ずる場合を除いて、分離観察されて類否判断されると思います。

 

「評判PC」から「評判のよいパソコン」などという特殊な観念が生じるとは言い難い気がします。

そのため、「評判.net」と類似と判断されることが想定されます。

 

例えば、商標「スーパーマン」は、「スーパー」という品質を表す文字と「マン」という男性を表す文字の結合した商標ですが、それぞれは識別力のない文字であっても全体で「スーパーマン」という観念が生じますので、分離観察はしません。そのため商標「スーパーマン」は商標「スーパー」又は商標「マン」とは類似しません。

 

同様に「ホワイト」と「クリスマス」の結合である「ホワイトクリスマス」も全体で一定の観念が生じ、淀みなく称呼ができ、構成上も一体であるため、分離観察はしません。そのため「ホワイト」や「クリスマス」といった商標とは非類似と判断されます。

 

また、以下のものは分離観察されて類似と判断されます。

・「パンダロイヤル」=「パンダ」~一部が特に顕著である。

・「菊正宗」=「菊」~「正宗」は慣用商標のため識別力なしで除外。

・「男山富士」=「富士」~「男山」は慣用商標で除外。

・「黒潮観光ホテル」=「黒潮」~「観光ホテル」は慣用商標で除外。

質問者: 返答済み 5 年 前.

すみません。質問の仕方が悪かったのですが、
「評判PC」と変更した場合に、評判.netと類似しているかどうかということではなく、
サイト名を「評判PC」と変更した場合、「the-hyoban.net」というドメイン名は商標法上の使用にはあたらなくなるかどうかという質問です。

お忙しい中、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

専門家:  patent777 返答済み 5 年 前.

はい、分かりました。

 

「the-hyoban.net」というドメイン名を、本来のドメイン名の機能を発揮させる態様において、すなわちネット販売やサービス等において、ネットに接続しているPCを認識するために使用する限りにおいては、識別機能を発揮させる使用ではなく、実質的な「使用」行為には該当しないため、乙の商標権侵害とはなりません。

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