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patent777, 弁理士
カテゴリ: 特許・商標・著作権
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商標登録と先行権について教えて下さい。 当方、平成23年4月に商標登録を行って販売している商品がございます。 そ

質問者の質問

商標登録と先行権について教えて下さ い。
当方、平成23年4月に商標登録を行って販売している商品がございます。
その商品は平成8年より商品化したお風呂用に浮かべて使用するバラの生花のギフト商品で「ローズガーデンバス」という商品です。他社でも同じ名前の商品で販売しているところがあるので、同じ名前を使用しないように連絡をしたところ先行権があるとして名前の変更をしてくれません。
それどころか今までホームページに載せていなかったような記事(雑誌に掲載されました)というような事を乗せて先行権を強くアピールしています。
しかし、その他社というのも私が興した前会社をそのまままねをして販売している会社です。
その会社の設立以前から私の商品は雑誌等で取り上げられていて、先行権と言ったら私の方にあるような気がするのですが、商標登録を行った時点で、その他社の商品が広く一般的に知れ渡っていたとは言い難く、今更雑誌に取り上げられました等とサイトでアピールしているのはいかがかと思って相談しました。損害賠償など争うなど考えてはいません。ただ最初からこの商品を考えた私に使う権利があるのではと思い、他社の商品名を変えて頂きたいだけです。
何か良い解決策はないのでしょうか。
先行権の事を今一度調べております。教えて下さい。よろしくお願い致します。
投稿: 4 年 前.
カテゴリ: 特許・商標・著作権
専門家:  patent777 返答済み 4 年 前.

知的財産権を専門に扱っている弁理士です。

 

本事案は商標法で申しますところのいわゆる「先使用権」(商標法32条)が、相手方(以下「乙」とします)に発生し、質問者様(以下「甲」とします)の登録商標を乙が使用することができるか否かが問題であるということですね。

 

先使用権は、以下の要件全てを満たしたときに発生します。

 

①乙が甲の商標登録出願前から使用していること

②乙が日本国内で不正競争の目的なく使用していること

③乙が指定商品又は類似商品について登録商標または類似商標を使用していること

④甲の商標登録出願の際に、その商標が、使用している乙の業務に係る商品を表示するものとして周知であること

⑤乙が甲の商標登録出願前から現在に至るまで継続して使用していること

 

本事案において、乙が何時から甲の登録商標または類似商標の使用を開始したのか分かりませんが、出願後に使用を開始したのであれば、乙に先使用権は発生しません。

 

本事案においては、乙に不正競争の目的があるような気もいたします。「不正競争の目的」とは、甲の信用を利用して不当な利益を得ようとする目的です。不正競争がないことを乙が立証する必要があります。この立証ができなかった場合、乙に先使用権は発生しません。

 

「周知」については、甲の商標の周知性ではなく、先使用権を主張する乙の商標(甲の登録商標または類似商標でもある)が、乙の扱っている商品を表示するものとして周知であることが必要ということです。その周知性がなければ乙に対し保護に値すべき既得権は存在しないということになります。

 

この「周知性」があるか否かの判断は、乙の使用期間、使用方法等の取引の実情を考慮して総合的に判断されることになりますが、必ずしも全国的に知れ渡っているほどの広い周知性は必要とされず、一地方において周知性があれば「周知性」が認定されます。

 

ただし、この「周知性」は、甲の出願時に獲得していなければ乙に先使用権は発生しません。

 

乙が、甲の出願前から現在に至るまで(厳密に言いますと、損害賠償請求訴訟では、侵害時点まで、差止請求訴訟においては、口頭弁論終結時まで)継続して使用していなければ、乙に先使用権は発生しません。

 

この「継続使用」は、季節的な商品であるため時期によっては販売を中断したり、権利者から警告を受けたために中断したりといった、正当な理由がある場合には、継続使用であると認められる可能性があります。

 

したがいまして、乙が上記の5要件すべてを満たしているか否かによって先使用権を主張することができるか否かということです。

 

 

patent777, 弁理士
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質問者: 返答済み 4 年 前.
詳しいご説明ありがとうございました。
これからのことですが、
このまま私の方は、この商品は当社の商標登録商品です。とうたって販売しても良いのでしょうか。
後で私の方が訴えられたり、損害賠償を請求されるようなことがおきる可能性はありますか?
相手方が先使用権を主張する条件の3番について、
乙が指定商品又は類似商品について登録商標または類似商標を使用していること。とありますが、意味を教えて下さい。乙も商標登録をして使用していることが条件でしょうか。
よろしくお願い致します。
専門家:  patent777 返答済み 4 年 前.

仮に、乙に先の5要件を満たし、先使用権が発生する場合には、質問者様の登録商標は商標法4条1項10号の無効理由(商標法46条1項1号)を有することとなります。

 

この場合、甲が乙に対して、権利侵害として訴えても、乙は先使用権の主張の他に、登録無効の抗弁(商標法39条で準用する特許法104条の3第1項)も主張することができ、侵害訴訟において敗訴することになります。

 

また、乙は登録無効審判(商標法46条)を請求することができ、その請求が認められますと、商標登録が設定登録時に遡って存在しなかったものとみなされます(商標法46条の2)。すなわち商標権が消滅します。

 

この商標法4条1項10号というのは、甲の商標登録出願の時及び設定登録時の両方の時点において、すでに乙の商標が周知性を獲得していた場合に、その周知性を有する乙の商標と同一または類似の商標をその商品と同一または類似の商品について出願し、登録された場合には、本来拒絶されるはずであったものが(商標法4条1項10号、4条3項、15条1号)、審査官の看過によって登録された場合、権利行使が制限され、無効審判が請求された場合は登録無効とされるものです。

 

したがいまして、無効理由があるにもかかわらず、乙に販売中止の警告をし、それによって乙が販売中止をし、その後、に無効とされたような場合は、甲は乙に対し損害賠償責任を生ずる可能性があります(民法709条、同法724条)。

 

そのため、まずは、先の5要件を検討して、乙に先使用権が発生しないことを確認した上で、警告をした方がよいです。

 

ただし、登録無効審判につきましては、いわゆる除斥期間というものがありまして、設定登録時から5年を経過している場合には、乙は請求することができません(しかし、甲が不正競争の目的で登録を受けた場合には、5年経過後でも乙は請求することができます。このようなことは決して無いと思われますが)。

 

次に、「乙が指定商品又は類似商品について登録商標または類似商標を使用していること」の意味についてですが、これは、乙が、甲の商標登録に係る指定商品又はその類似商品について、甲の登録商標またはその類似商標を使用している場合には、甲の商標権に対して先使用権が生じることを意味します。

 

したがいまして、乙が、甲の指定商品と非類似の商品に甲の登録商標と同じ商標や類似商標を使用している場合、または、甲の指定商品と同一の商品または類似商品に甲の登録商標と非類似の商標を使用している場合には、乙に先使用権は発生しません。

 

乙が、非類似の範囲内で使用しても、甲の商標権の侵害とはならないため、乙は先使用権なく非類似の範囲内で商標を使用することができるためです。

 

実際に乙に警告をする場合には、前もって、特許事務所にご相談して、弁理士の判断を仰いだ方がよろしいかと思われます(有料ですが)。

 

また、特許庁に対して判定を請求して判断を求めることも可能です(有料ですが、4万円ほど)。

これは商標法28条に規定されています。紛争の未然防止、迅速救済を図るもので、判定結果に法的拘束力はないですが、専門官庁たる特許庁のお墨付きを得られれば、訴訟において、裁判官の心証形成に大きな影響を与え、有利な判決を導くための強力な証拠となり、また、仮に敗訴となっても、十分な注意義務を果たしていることとなり、損害賠償額は小額なものとなる可能性があります。

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