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patent777
patent777, 弁理士資格を取得
カテゴリ: 特許・商標・著作権
満足したユーザー: 434
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はじめまして お世話になります。 特許と実用新案についての質問があります。 ひとつの製品を作成する事により、複

解決済みの質問:

はじめまして
お世話になります。
特許と実用新案についての質問があります。
ひとつの製品を作成する事により、複数の発明や考案が有った場合
申請の仕方はどのようにすればよろしいか?という事です。

現状を理解出来るように説明する事がうまくできるか分かりませんが、
現在Aという発明品(物)があり、Bという考案(形状)によりCという発明(方法)を実現させAの発明品が成り立つ仕組みを考えました。
このABCの関係は密にありBの考案によりCの発明が実現可能となりAの発明品が成り立つ形です。
Bの考案を発明として扱えば特許の請求項に記載しまとめて出願すれば良いだけなのですが
時間と戦略の関係上Bの考案を実用新案で先行して取りたいのです。

そこで質問があります。

1.ABCの関係は密にあるため、出願時の機構説明にどうしてもABCを使用して説明しなければなりません。しかし問題と思える点は、ABCどれも特許または実用新案が通っていない状態で出願書類の説明に使用しても良いものか?という事です。
 Bの考案を説明するにはAの発明品とCの発明が必要であり、
 Aの発明を説明するにはBの考案とCの発明が必要となっています。

2.特許と実用新案の出願はほぼ同時進行で行いたいと思っているのですが可能でしょうか?

つたない説明で申し訳ありませんが分かりづらい点などございましたら質問してください。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿: 5 年 前.
カテゴリ: 特許・商標・著作権
専門家:  patent777 返答済み 5 年 前.

Aは物の発明(特許法(以下「特」とします)2条3項1号)で、Bは形状の考案(実用新案法(以下「実」とします)3条1項柱書)で、Cは物Aを生産する方法の発明(特2条3項3号)ということと解釈して、ご説明します。

 

まず、Bを先行して権利化を図るという戦略ですので、実用新案登録請求の範囲にBを記載し、Bと共にその説明のためにAとCを明細書及び図面に記載して、実用新案登録出願をします(実5条)。

 

ご存知かもしれませんが、無審査登録主義(実14条1項)を採用する実用新案法では、方式審査(実2条の2第4項)と基礎的要件審査(実6条の2)という簡易な審査のみ行い、放棄、取下げ、却下されない限り登録されます。

特許よりも早期に登録されることとなります。

 

Bを説明するのに特許や実用新案を通っていないAやCを使用できるかにつきましては、できます。明細書や図面の記載要件に特許や実用新案を通っている物や方法で説明しなければならないという制限はありません。

 

権利取得の対象となる考案を記載する欄である「実用新案登録請求の範囲」の記載要件は、法上、「出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規定されています(実5条5項)。

 

これは、考案を特定するための事項を過不足なく記載する必要があり、考案の構成、作用、機能、方法的な記載等、考案を特定できるように記載するものであればよいわけです。

 

また、明細書の中核をなす「考案の詳細な説明」には、法上、「経済産業省令で定めるところにより、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない」と規定されています(実5条4項)。

 

これは、考案が解決しようとする課題、その課題解決の手段などの他、当業者がAやCを用いて物Bを生産し使用できる程度に、すなわち、当業者が正確に理解できかつ再現できる程度に記載してあればよく、AやCが特許されている必要はありません。

ただし、すでに世の中に開示されているものであれば別ですが、AやCはこれから出願しようとしている発明品・方法ですので、その内容を当業者は知らないという状態ですので、AやCがどのようなものであるかを開示する必要はあるでしょう。

AやCの構造、作用、機能などが不明であれば、当業者はAやCを生産してBを生産・使用することができないからです。

 

したがいまして、実用新案登録出願するに際して、考案Bの説明に未だ特許されていないAやCを用いることは何ら問題はなく、上述しました記載要件を満たしているか否かが問題となります。

このことは、AやCを特許出願する場合にも同様です(特36条4項~6項)。

 

続きまして、発明AとCを特許出願する場合には、特許要件と記載要件を満たす必要があります(特49条)。

 

まず、特許出願を考案Bの実用新案公報(実14条3項)が発行される前に出願しなければなりません。

 

公報の発行により、Bを説明するために実用新案登録出願の明細書に記載したAとCが公知となり、特許出願に記載されたAとCは新規性を喪失して拒絶されるからです(特29条1項3号、49条2号)。

この場合、新規性喪失の例外規定(特30条)の適用を受けることはできません。

 

また、考案Bと発明A、Cは実質的に同一の創作物でないことも必要です。

実質的に同一である場合は先願主義に反し、特許出願は後願として拒絶されるからです(特39条3項、同条4項、49条2号)

 

事案から判断しますと、Aは生産方法Cによって生産される結果物であり、Bはその生産方法Cに使用される形状であり、Cは生産方法そのものということですので、BとA、Cは実質的同一ではないと想定されます。

 

参考までに先願主義における「実質的同一」とは、特許庁の審査基準では、(ⅰ)下位概念である先願発明(考案)を上位概念とした後願発明、(ⅱ)先願発明(考案)に対し、周知・慣用技術の付加・削除・転換等であって、新たな効果を奏さない後願発明、(ⅲ)単なるカテゴリー(物と方法)表現上の差異にすぎないものということです。

 

なお、拡大された先願の地位という特許要件もありますが(特29条の2)、先願である実用新案登録出願と後願である特許出願の発明者又は出願人が同一であれば問題となることはありません。また、同日に出願される場合にも問題となりません。

 

次に、記載要件で注意しなければならない点は、AとCの二つの発明を特許請求の範囲に記載することとなりますが、請求項が2つないしそれ以上ということになろうかと思われますが、その場合、発明の単一性の要件を満たす必要があります(特37条、施行規則25条の8)。

 

この点、AとCの関係は、物とその生産方法ですので、特別な技術的特徴が共通していますので、問題はないであろうと推測されます。

 

また、記載要件(特36条)につきましては、先述しました実用新案登録出願と同じです。

 

なお、ABCについて実用新案登録出願をした後に、AとCについて分割出願をし、その分割出願を更に特許出願に変更するという方法も可能ですが、手続きが煩雑ですのでご推薦できる方法ではありません。

 

また、Bについて実用新案登録出願した後、早い段階で実用新案技術評価(実12条)の請求をして、考案Bの有効性について専門官庁たる特許庁の鑑定的見解を得ておいた方がよろしいかと思います。

 

自己の権利の有効性を早期に確認し、侵害に対する攻撃態勢を整えておく必要があるからです(実29条の2、29条の3)。

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質問者: 返答済み 5 年 前.

親切丁寧なご回答本当にありがとうございます。

 

たびたび申し訳ありません。

少々方向はずれるのですが

私は国際特許を検討しています。

しかし国際特許について調べたのですがいまいちよく分からない点が有りまして、

お伺いしたい事があります。

 

1.国際特許を取らなければ、他の国がまねして使えてしまうのでしょうか?

2.国内特許を取った後に国際特許を出願する事は出来ますか?

3.もし国内特許を取った後国際特許を出願できる場合、国内特許と国際特許の内容は一部変えてもいいのでしょうか?

専門家:  patent777 返答済み 5 年 前.

1国際特許を取らなければ、他国は真似して使うことができます。

いわゆる「属地主義」の原則というものがありまして、ある国で特許を取得した場合は、その特許権の効力は、「その」国でしか効力を有しません。

 

また、パリ条約4条の2では、同盟国の国民が出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとされる旨が規定されています。

したがいまして、日本国以外においても独占したいのであれば、その国に対して出願ないし国際出願をする必要があります。

 

2国内特許を取った後に国際出願をすることはできます。しかし、発明が公知となった後の出願は新規性喪失により拒絶されます。

 

3国内特許と国際特許の内容を一部変えた場合、国内では変更前の内容で、日本国以外の国では変更後の内容で、保護されるというだけですので、一部変更は可能です。

 

ただし、パリ条約の優先権主張という方法で出願する場合は、第一国出願(本事案では国内出願)と第二国出願(保護を求める日本国以外の国)の発明内容は同一でなければなりません。

 

パリ条約の優先権主張とは第一国出願日から12月以内に、同一発明を第二国に出願した場合、その第二国出願は第一国出願時の利益を享受できる制度です。

端的に言いますと、翻訳文の準備とかで第二国出願が遅れるという時間的な不利益を解消するものです。

したがいまして、国内出願日の利益を享受したいのであれば、パリ優先権を12月以内に主張し、その場合は発明は同一でなければなりないという制約がかかります。

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質問者: 返答済み 5 年 前.

ご回答まことにありがとうございます。

 

質問が前後してしまい申し訳ありません。

 

最初に質問させていただいた、特許(国内)と実用新案を同時に出願が可能とのことですが

PCT国際特許と実用新案でも同時出願は可能でしょうか?

可能であればやはり手続きの順番などはあるのでしょうか?

 

 

専門家:  patent777 返答済み 5 年 前.

国際出願と実用新案登録出願を同時に出願することは可能です。

 

実用新案登録出願をすると、特許出願と異なり、出願審査請求をしなくても、特許庁審査官が方式及び基礎的要件の審査をしてくれます。この審査で却下されない限り、登録されることとなります。

国際出願と実用新案登録出願を同時に出願した場合、その後の手続きは、国際出願については所定の期日までに翻訳文などを提出し、実用新案登録出願については、特許庁から補正命令などのアクションが来た場合、それに対応していけばよいのです。

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