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個人にて、特許を取得しようとしています。 しかし、当該発明に類似する出願が既に公開してありました。 この出願は未

解決済みの質問:

個人にて、特許を取得しようとしています。
しかし、当該発明に類似する出願が既に公開してありました 。
この出願は未審査請求の為、みなし取下となっていますが、公知の技術となっています。

みなし取下となった上記の発明を除くと、今回の発明は構造の大きな違いから新規性、進歩性があると感じます。
しかし、みなし取下となった上記の発明を、引き合いに出すと進歩性があるかが微妙になってしまいます。
具体的には、取下げとなった発明と比べて、単純な加工を2か所施しただけと解釈されかねません。

このようなケースでは、明細書に取下げとなった発明を引き合いに出し、
本発明の方が、如何に新規性・進歩性があるかを説明した方がいいのでしょうか?
それとも取下げとなった発明は無視して、従来の技術と比較した方がいいのでしょうか?
特許取得の可能性が高くする方法と、その根拠を教えて頂けますと助かります。

宜しくお願いします。
投稿: 5 年 前.
カテゴリ: 特許・商標・著作権
専門家:  patent777 返答済み 5 年 前.

結論から申しますと、明細書には取下げとなった発明を引き合いに出して、貴方の発明が新規性・進歩性があることを説明すべきです。

なぜなら、明細書は、いわゆる委任省令要件(特許法36条4項1号前段)を満たす必要があります。この要件を満たしていないと拒絶理由となるからです(同法49条4号。)

委任省令要件とは、同法36条4項1号前段に記載されている「経済産業省令で定めるところにより」のことであり、この「経済産業省令」とは、同法施行規則24条の2のことです。

しかし、「従来技術」や「従来技術と比較した有利な効果」は委任省令要件ではないので、明細書に記載しなくても上記の拒絶理由とはなりませんが、解決課題の理解に役立つ情報、進歩性の存在を推認するのに役立つ事実として参酌されるため、出願人の知りうる限りにおいて記載すべきものです。

また、先行技術文献情報の開示要件が存在しており、条文には「その発明に関連する文献公知発明のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。」(同法36条4項2号)と記載されています。

この要件を満たしていない場合は、開示通知(同法48条の7)がなされます。この通知に対して補正や意見書を提出してもなお開示要件(同法36条4項2号)を満たしていない場合は、拒絶理由(49条5号)となります。

開示通知(同法48条の7)がなされる場合としては、①先行技術文献情報が記載されておらず、その理由が全く記載されていないとき、②先行技術文献情報が記載されておらず、その理由は記載されているが、関連のある文献公知発明を出願時に出願人が知っていた蓋然性が高いとき、③関連しない文献公知発明に関する情報の所在のみが記載され、関連のある文献公知発明を出願時に出願人が知っていた蓋然性が高いときなどです。

このため、本件のように取下げとなった発明との比較をせずに、その発明の先行技術文献情報も記載しなかった場合は、開示通知(同法48条の7)がなされる可能性があります。

また、取下げとなった発明との比較をせずに出願した場合、審査官がその取下げとなった発明を発見して、新規性ないし進歩性違反の拒絶理由通知を出す可能性もあります。

その場合、補正により対応できればいいのですが、補正は新規事項の追加はできません(同法17条の2第3項)ので、認定を覆すことは難しいでしょう。その場合は、拒絶され、高額な出願手数料や審査請求手数料が無駄となります。

仮に、審査官が取下げられた発明を看過して、貴方の出願した発明が特許されたとします。しかし、貴方の特許は、その取下げられた発明に対して進歩性違反の無効理由(同法123条1項2号)を有する瑕疵ある特許となる蓋然性を有します。

その場合、権原なき第三者が貴方の特許された発明やその技術的範囲にある発明を実施して、貴方が特許権侵害の訴訟を提起しても、相手方の無効審判請求により、無効とされた場合、貴方に不利益が及ぶことにもなりかねません。

進歩性の判断は、非常に難しく、一番多い拒絶理由です。

したがって、貴方の発明の技術分野を専門としている弁理士に依頼して、特許性の鑑定をしてもらった方がよいと思います。

そして、進歩性ありとの判断が得られたら、自ら出願するか、その弁理士さんに出願を依頼するという方法もあります。

取下げられた発明に対して加工を施したものであっても、有利な効果が得られるのであれば、進歩性ありとの判断がなされる場合もあります。

 

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